对于别人申请的近似商标,到底近似不近似,是不是要反对?对于预算有限的企业,也是一个头疼的问题。如果找到不靠谱的代理机构去处理,基本上就是走过场。累不累?这还没算国际注册的情况呢,这些就是基本的商标布局了。
接下来我们来一起看看商标布局的几个维度:
1.商标布局的标识维度
(1)联合商标:既要李逵也要李鬼
Facebook虽然未进入中国市场,却已通过商标布局来预防傍名牌。从2006年3月到2011年4月,Facebook一共注册了60余项商标,包括“THE FACEBOOK”、“FACEBOOK”、“F”等,涵盖社区网络、照片分享、软件、搜索引擎、电子杂志、游戏等类别,有趣的是,甚至男女服装类别也注册了。更有趣的是,尽管Facebook没有官方中文名称,Facebook却在中国注册了可能的中文音译名称,包括“飞书博”、“飞思簿”、“菲丝博克”、“脸谱”、“面书”、“脸书”等,以至于有网友评论说:没有注册“非死不可”吧?
中国企业也同样如此,福建石狮市福林鞋业有限公司很早就在25类鞋商品上注册了“富贵乌”、“富贵鸣”、“富贵鸡”、“富贵鸽”、“富贵鹰”、“富贵鹅”、“富贵鸠”、“富贵鹊”等商标,来保护其“富贵鸟”商标。这样不仅扩大了自己的商标权范围,而且可以防止一些企业采取乔装打扮的手法,居心叵测地使用与其知名商标相近似的文字和图形。此即所谓“联合商标”(Associated Mark)策略,即同一商标权人在相同或类似商品上,申请注册一批和自己真正使用商标(正商标)相近似的商标。
当然,在商标法上一个注册商标本来已有权排除他人在同一种商品或类似商品上注册或使用的与之相近似商标。但有的企业还是愿意进行联合商标的注册,原因在于,联合商标的注册可以直接排斥相关近似商标的注册使用,但正商标(受联合商标保护的商标)却未必一定能够发挥这个效用,比如你的商标是“大大”,其他人注册或使用了“大人”,当你提起商标争议裁决或商标侵权官司时,商标主管部门或法院可能认为“大人”并不构成与“大大”的近似,毕竟近似不近似是人的主观判断,因此还是把“大人”作为联合商标注册,更能有效保障你期待保护的权利。
(2)组合商标的分拆
对于文字+图形或者其他要素组合而成的组合商标,建议在整体注册申请的同时,也把各个相对独立的构成要素(比如图案、文字部分)分别提交商标注册,对于核心商标(品牌)尤其如此,如此操作,即使组合商标整体因其中一部分构成要素存在在先申请或在先权利等障碍,另外分拆出来的部分也不会受到影响。当然,这样一来,一件商标申请可能就变成了三件商标申请,甚至更多,相应地,官费和代理费都要翻倍。
事实上,组合商标分拆并非只有提高成功率的功用。有的公司根据实际情况,比如空间有限,在某些产品位置无法标识组合商标的整体,而只能有所割舍,仅仅标注图案或者文字部分,此时组合商标分拆后注册,有利于公司灵活使用注册商标。在商标保护阶段,组合商标分开注册还有更大的妙用。相对于组合商标,分拆部分的商标由于构成要素更少,还扩大了商标的保护范围,更有利于商标近似的确认。
(3)商业标识一体化
在选择文字商标时,最好商标名称与企业商号保持一致。将商号用作商标申请注册,或将商标作为商号登记,这是现代企业普遍采用的做法。如日本的“日立”、“丰田”,德国的“拜耳”等。当然,一家企业可能拥有多个商标,不可能每个商标都与企业商号一致,因此只能做到主商标与商号一致。
现在域名既可以使用英文,也可以使用中文,因此,自己的商标也要与域名保持一致。由于商标的名称可以在以.com、.cn、.org、.net或者.中国、.公司和.网络等结尾的多种顶级域名下注册使用,因此,如果你财力允许可以都注册下来,但我们认为域名并不像商标,其标识来源的作用并不强烈,很多人在网上找寻网站是通过搜索关键词或通过链接,而不是通过键入网址(域名),所以,注册一个或几个就可以了。对企业最关键的事情可能是,如何让用户在google、百度上非常轻松地找到自己的网站。
我们强调商标、商号、域名等商业标识的一体化,是因为这种做法不仅可以起到商标、商号同时宣传的广告效果,更重要的是还可以得到商标、商号、域名等有关法律的多层次、全方位的保护,有效防止他人把你的商标用作其产品商标、企业名称或者域名。
2.商标布局的商品维度
作为区别商品或服务来源的一种标志,每一个注册商标都是指定用于某一商品或服务上的。如提到长虹,人们会想到彩色电视机;提到五粮液,人们会想到白酒;提到保时捷,人们会想到豪华跑车,等等。应该说,离开商品或服务而独立存在的商标是不存在的。我国《商标法》第22条第1款规定:“商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称,提出注册申请。”《商标法实施条例》第13条第1款更进一步规定,“申请商标注册,应当按照公布的商品和服务分类表填报。”
我国的商标申请应当根据《类似商品和服务区分表》所规定的类别进行申请。《类似商品和服务区分表》是基于《商标注册用商品和服务国际分类》(尼斯协定的分类)所制定的。根据《类似商品和服务区分表》,所有商品和服务被分成45个类别,其中第1到第34类为商品类别,第35到第45类为服务类别。
类似商品是一个相对模糊的概念,按照尼斯协定,所有商品(包括服务)被分成45个类别,但同一类别的商品未必就是类似商品,而不同类别的商品也有可能构成类似商品。不过,通常情形下,同一类别同一群组的商品应该是类似商品。因此,商标申请人不需要把所有的商品项目都指定到,而只需在同一群组选择1个或几个代表性商品项目,即可阻止他人在该群组的其他商品上申请注册相同或近似商标。
商标指定使用的商品项目首先应当覆盖公司的现有业务范围,这是商标注册最基本的考虑。商标指定使用的项目必须首先覆盖自己正在经营的商品或服务,不要让指定使用的商品或服务项目与自己的业务范围发生错位,这可能会导致侵权危机。必须要注意的是,你的业务范围可能分布在商品分类表的多个类别,不要顾此失彼。比如,一家做网络游戏的公司,不能仅仅把商标注册在第9类的“计算机游戏软件”商品上,还要注册在第41类的“在线游戏”服务上。
商标指定使用的商品项目还应当囊括公司未来可能发展的业务范围。这个需要考量公司的业务发展战略规划,以及可能延伸的产品类别。否则,一旦新的业务发展起来,公司还想继续沿用已有的知名商标时,可能在新业务涉及的商品上该商标已经被其他人抢先注册了。如果企业已经有长远的发展规划,对于未来有明确要开拓的经营范围,可提前通过商标注册覆盖其中的商品或服务。如果不及时把自己的商标注册在将来要发展的产品上,嗣后想注册时,可能已被他人抢先注册了。
商标还应延伸注册到公司认为会在业务上产生混淆的类似商品,或具有关联性、竞争关系的商品项目上。尽管注册商标的保护可以延及到类似的商品或服务上,但是这些关联性或竞争性的产品是否构成类似商品?以及你所认为的类似商品到底是否类似?商标行政部门的观点完全可能与你的想法不一致。
把商标注册在该商标标识有可能会应用到的领域,也是值得考虑的方向。这个层级的防御最不好琢磨,因为这是从商标标识本身的形象或内涵去思考:它适合用在哪些领域?对于打算从事衍生品授权的动漫或游戏行业,这种思考尤其重要。比如游戏商标“泡泡堂”,除了应该在服装、文具、玩具、图书等常见的衍生商品上注册以外,这个商标名称用在代泡茶叶商品、中药饮片,甚至咖啡厅、洗浴中心似乎也颇为贴切。
把商标注册在对品牌声誉不利的商品或服务,在中国更要引起重视。在很多职业注标人特别偏好卫生巾、避孕套之类商品的背景下,这种考量尤其必要。微软公司在许多领域注册了商标,但就是没有卫生用品,可能微软并不在乎这个,但有人很在乎。曾有人经过精心选择,就决定在面包食品类和妇女卫生用品类申请注册“微软”商标。
3.商标布局的时间维度
(1)先来后到:商标注册的基本规则
我国商标法贯彻的是商标注册保护原则,在一般情况下,商标只有经过国家知识产权局商标局注册核准后,才能享有商标专用权,得到法律最周全的保护。根据《商标法》第31条,“两个或者两个以上的商标注册申请人,在同一种商品或者类似商品上,以相同或者近似的商标申请注册的,初步审定并公告申请在先的商标;同一天申请的,初步审定并公告使用在先的商标,驳回其他人的申请,不予公告。”可见,即使你提出商标注册的申请,如果在时间上落后于别人,同样可能失去获得商标注册的机会,因为我国商标法上采取的是“先申请、先注册”的原则,在同一种商品或者类似商品上,谁先提出商标注册申请,就先给予谁商标权。
作为最基本的商标保护规则,我们建议企业,一旦选取或设计完成了一个品牌,应当立即想到商标注册,及时申请,不要迟疑或者等待,否则会被他人抢占先机。在经济活动中不少企业因忽视商标的及时注册,而备尝苦果。当然,很多企业可能根本就没有意识到要在品牌投入使用前,应该先去申请注册商标。等到发生纠纷后或者风险迫近时,才回过头来后悔当初没有注册商标。
虽然企业的商标被他人抢注后,可以借助商标法、反不正当竞争法等法律资源予以救济,但毕竟耗费时日,牵扯精力,有时甚至影响到企业的生存和发展。因此,避免上述情形的最佳捷径是商标先注册后使用,以免一不小心被他人捷足先登,先注册了自己正在使用的商标。
不过,需要当心的是,等到商标注册人来起诉你商标侵权时,你能否对在先使用商标的事实,提供符合法律要求的使用证据,恐怕并不容易。可以说,多数企业都没有商标档案管理的意识,即使有商标档案管理,其保存的证据能否固定明确的使用时间?能否清楚地表明商标标识及其对应的商品或服务项目?能否证明商标曾经在商业活动中使用过?总之,要最终得到法院的认可,你提供的使用证据要满足诸多法律上的要求,并经得起对方的质证。
特别是在产品推出之前,这个产品将来会以什么样的品牌上市,这些信息都不要轻易对外散布。有时公司员工并非有心泄密,而是在外聊天时,不小心走漏了风声,而自己还没有意识到可能带来的严重后果,所以经常开展员工商标培训或教育,强化员工的保密意识是大有裨益的。
4.商标布局的区域维度
在经济全球化的浪潮之中,我国企业面对着新的机遇,也存在新的挑战,要发展、要壮大,就必须竞争国际市场,而商标又是企业参与市场竞争的锐利武器。在日益全球化的今天,“Made in China”应该不仅仅是价格低廉和质量粗糙的代名词,也不应该是低成本劳动力聚集的“血汗工厂”的象征,它需要更多中国企业创造的国际品牌和注册的跨国商标的支持,以获得品质优良的赞誉。富有远见卓识的中国企业家,应该把商标注册的国际化战略,视为企业未来国际化发展的法律盾牌。
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